功能性技术特征的认定及其保护范围的确定
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对于权利要求中以功能性语言描述的技术特征，应当认定为功能性技术特征，并依照说明书中公开的具体实施方式确定保护范围；如果在说明书中缺少对权利要求中的功能性技术特征的具体实施方式的描述，则该权利要求的保护范围不能确定，被控侵权的技术方案无论技术特征如何，均不构成侵权。
案件：原告诺基亚公司诉被告上海华勤通讯技术有限公司侵害发明专利权纠纷案
原告诺基亚公司诉称： 原告为Z L200480001590.4号专利（以下简称涉案专利）的合法权利人。该发明涉及一种方法和终端设备，用于在几种可用的数据传送方法中选择一种方法来发送电信系统中的消息。专利共计10项权利要求，被告制造销售的手机落入了权利要求7的保护范围。被告未经原告许可，擅自制造、许诺销售、销售侵权产品的行为已经违反了专利法第11条，构成对原告涉案专利的侵犯。被告华勤公司辩称：华勤公司从未制造、销售诺基亚公司指控的五个型号的手机，诺基亚公司指控的许诺销售行为也不存在；被控侵权手机的技术特征与诺基亚公司专利完全不相同，未落入诺基亚公司专利权利保护范围，且使用的是现有技术；诺基亚公司专利权利要求1、3、5、6、8、10都已被宣告无效，1和6是本案独立权利要求，是其他权利要求的基础，而涉案专利和现有技术的区别只是文字表述的不同，故涉案专利权并不稳定。上海市第一中级人民法院一审认为：在专利侵权诉讼中，人民法院判定被告是否实施原告的专利，需要进行技术特征的比对，如果被控侵权技术方案包含原告专利权利要求记载的全部技术特征，即可确定其落入原告专利权保护范围。上海市第一中级人民法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条、第七条之规定，于2013年6月21日作出判决：
驳回原告诺基亚公司全部诉讼请求。判决后，诺基亚公司不服，向上海市高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，发回重审。上海市高级人民法院经二审，确认了一审查明的事实，判决驳回上诉，维持原判。
点评：
司法解释第四条意在限缩功能性技术特征的保护范围，以确保专利权人所获得的保护与其所做技术贡献相一致。其次，只要是使用功能或者效果的语言对技术特征进行描述的，均应识别为功能性技术特征；权利要求中某一技术特征虽然使用了功能或效果语言进行描述，但同时也描述了实现该功能或效果的必要结构、组成、连接关系、步骤等具体技术手段的，不应识别为功能性技术特征。第三，功能性技术特征以说明书中公开的具体实施方式及其等同的实施方式确定保护范围，如果该功能性技术特征在专利申请日已经为本领域技术人员作为技术名词或者上位概念而周知，则以本领域技术人员所周知的具体实施方式确定保护范围。第四，具体实施方式应当具体实施方式应当是说明书及附图所公开的实现权利要求中所述功能或者效果所必要的结构、组成、连接关系或者动作等具体技术手段；说明书或者附图是否公开了必要的具体技术手段应当以所属领域技术人员阅读说明书后是否无需创造性劳动就能实现为标准；功能性技术特征属于本领域技术人员周知的“技术名词”（“上位概念”）时，其具体实施方式应当是专利申请日本领域技术人员所周知的该“技术名词”（“上位概念”）所具有的结构、组成、连接关系或者动作等具体技术手段，而不受说明书是否公开的限制。第五，界定功能性技术特征的等同的具体实施方式，应当按照等同原则“三基本”加“显而易见”的方法进行判断，判断的时间点应当为侵权行为日；在进行等同侵权比对时，应当将说明书中公开的具体实施方式与被控侵权的技术特征直接进行比对，而不应先根据具体实施方式确定等同的实施方式，再将等同的实施方式与被控侵权实施方式进行比对。第六，功能性技术特征的识别和具体实施方式及等同的实施方式的查明，应当属于事实问题由当事人主张并负证明责任；查明的手段可以通过提交书证、申请专家辅助人参与诉讼等多种方式进行，必要时得提交鉴定机构进行鉴定。
此案还带来一个值得进一步研究和探讨的问题，就是涉及计算软件的发明专利保护范围应当如何确定，尤其是在权利要求撰写的方式并不符合审查指南的规定的情况下。本院对此作了初步的回答，即“即便是通过软件（计算机程序）实现产品功能的增加或者改进，也应当公开具体的实施方式，以便于清楚地界定保护范围。并且，如果是属于涉及计算机程序的发明，也不能仅以功能或者效果来概括”。但对于如何确定具体的实施方式，需要通过更多的审判实践来探索和丰富裁判的尺度与规则。
案件：原告诺基亚公司诉被告上海华勤通讯技术有限公司侵害发明专利权纠纷案
原告诺基亚公司诉称： 原告为Z L200480001590.4号专利（以下简称涉案专利）的合法权利人。该发明涉及一种方法和终端设备，用于在几种可用的数据传送方法中选择一种方法来发送电信系统中的消息。专利共计10项权利要求，被告制造销售的手机落入了权利要求7的保护范围。被告未经原告许可，擅自制造、许诺销售、销售侵权产品的行为已经违反了专利法第11条，构成对原告涉案专利的侵犯。被告华勤公司辩称：华勤公司从未制造、销售诺基亚公司指控的五个型号的手机，诺基亚公司指控的许诺销售行为也不存在；被控侵权手机的技术特征与诺基亚公司专利完全不相同，未落入诺基亚公司专利权利保护范围，且使用的是现有技术；诺基亚公司专利权利要求1、3、5、6、8、10都已被宣告无效，1和6是本案独立权利要求，是其他权利要求的基础，而涉案专利和现有技术的区别只是文字表述的不同，故涉案专利权并不稳定。上海市第一中级人民法院一审认为：在专利侵权诉讼中，人民法院判定被告是否实施原告的专利，需要进行技术特征的比对，如果被控侵权技术方案包含原告专利权利要求记载的全部技术特征，即可确定其落入原告专利权保护范围。上海市第一中级人民法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条、第七条之规定，于2013年6月21日作出判决：
驳回原告诺基亚公司全部诉讼请求。判决后，诺基亚公司不服，向上海市高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，发回重审。上海市高级人民法院经二审，确认了一审查明的事实，判决驳回上诉，维持原判。
点评：
司法解释第四条意在限缩功能性技术特征的保护范围，以确保专利权人所获得的保护与其所做技术贡献相一致。其次，只要是使用功能或者效果的语言对技术特征进行描述的，均应识别为功能性技术特征；权利要求中某一技术特征虽然使用了功能或效果语言进行描述，但同时也描述了实现该功能或效果的必要结构、组成、连接关系、步骤等具体技术手段的，不应识别为功能性技术特征。第三，功能性技术特征以说明书中公开的具体实施方式及其等同的实施方式确定保护范围，如果该功能性技术特征在专利申请日已经为本领域技术人员作为技术名词或者上位概念而周知，则以本领域技术人员所周知的具体实施方式确定保护范围。第四，具体实施方式应当具体实施方式应当是说明书及附图所公开的实现权利要求中所述功能或者效果所必要的结构、组成、连接关系或者动作等具体技术手段；说明书或者附图是否公开了必要的具体技术手段应当以所属领域技术人员阅读说明书后是否无需创造性劳动就能实现为标准；功能性技术特征属于本领域技术人员周知的“技术名词”（“上位概念”）时，其具体实施方式应当是专利申请日本领域技术人员所周知的该“技术名词”（“上位概念”）所具有的结构、组成、连接关系或者动作等具体技术手段，而不受说明书是否公开的限制。第五，界定功能性技术特征的等同的具体实施方式，应当按照等同原则“三基本”加“显而易见”的方法进行判断，判断的时间点应当为侵权行为日；在进行等同侵权比对时，应当将说明书中公开的具体实施方式与被控侵权的技术特征直接进行比对，而不应先根据具体实施方式确定等同的实施方式，再将等同的实施方式与被控侵权实施方式进行比对。第六，功能性技术特征的识别和具体实施方式及等同的实施方式的查明，应当属于事实问题由当事人主张并负证明责任；查明的手段可以通过提交书证、申请专家辅助人参与诉讼等多种方式进行，必要时得提交鉴定机构进行鉴定。
此案还带来一个值得进一步研究和探讨的问题，就是涉及计算软件的发明专利保护范围应当如何确定，尤其是在权利要求撰写的方式并不符合审查指南的规定的情况下。本院对此作了初步的回答，即“即便是通过软件（计算机程序）实现产品功能的增加或者改进，也应当公开具体的实施方式，以便于清楚地界定保护范围。并且，如果是属于涉及计算机程序的发明，也不能仅以功能或者效果来概括”。但对于如何确定具体的实施方式，需要通过更多的审判实践来探索和丰富裁判的尺度与规则。