涉外贴牌加工是否构成商标侵权
编辑整理：百利来商标注册中心 www.haiwaigz.com 浏览次数：次
涉外贴牌加工存在多种类型，其中最具争议的情形是：国外定作方仅在其本国注册了贴牌商标，而该贴牌商标与国内权利人的注册商标相同或近似，本文也以此为讨论对象。关于该类涉外贴牌加工行为是否构成商标侵权的争论，主要基于两点。
第一个争论焦点，涉外贴牌加工行为是否构成商标使用。新商标法首次明确了“商标使用”的含义，即在第48条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”该规定最值得关注的地方就是在《商标法实施条例》（2002年施行）相关规定的基础上，增加了“用于识别商品来源”这一实质性要件，进一步明确了商标的标识功能。如参与商标法修改者所言，“按照本条的规定，商标使用是以识别商品来源为目的将商标用于商业活动的行为。如果不是以识别商品来源为目的使用商标，或者将商标用于非商业活动中，都不构成本法意义上的商标使用。”
关于涉外贴牌加工中所贴牌商标是否以识别商品来源为目的、进而构成商标使用，有观点认为，由于该商标在中国市场内不产生识别商品来源的作用，也就不能认定为商标使用行为。
笔者认为，首先，商标使用行为是一种客观行为，不应因为使用人的不同或处于不同的生产、流通环节而作不同的评价，即不应施行“双重标准”：不能对于国内贴牌加工主张构成商标使用，而对于涉外贴牌加工又否认构成商标使用；不能在国外定作方未在境外注册商标的情形下，主张构成商标使用，而又基于定作方已在境外注册商标，主张不构成商标使用。其次，贴牌加工中的商标具有识别商品来源的目的和功能，这与正当使用存在本质区别。正当使用，是指经营者为说明商品或服务的特征或属性，对他人注册商标中所包含的信息依法不经商标注册人许可而使用。
正当使用实质上是对他人商标中所包含的公共领域中的描述性信息的使用，自始不具有识别商品来源的目的，也未发挥产源标识的功能，因而不构成商标使用及商标侵权。而贴牌加工中对商标的使用与正当使用相比较，在商标使用目的、效果等方面均明显不同，不论是国内委托加工还是涉外贴牌加工，定作方与加工方的目的均系使贴牌商标发挥识别商品来源的功能。因此，“并未用于识别商品来源”可以作为正当使用抗辩的构成要件，但不能成为否定贴牌加工构成商标使用的理由。
综上，作为生产环节的贴牌行为应系典型的将商标用于商品上以识别商品来源的行为，属于商标使用。
第二个争论焦点，涉外贴牌加工行为是否会导致混淆。新商标法首次将混淆理论作为商标侵权判定标准，即第57条第（2）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的行为，属侵犯注册商标专用权。有观点认为，贴牌加工的产品完全出口，不会引起国内相关公众的混淆。
笔者认为，评判是否容易导致混淆的主体应为相关公众，即《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第8条所规定的“与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。”对于以商品出口为目的的涉外贴牌加工行为，亦应当以我国的有关消费者以及与产品的营销有密切联系的其他经营者作为相关公众，来评判涉外贴牌加工行为是否容易导致混淆，而不应当简单地以被诉侵权产品系以出口为目的，即否认造成混淆的可能性。否则对于缺少国外定作方的被诉侵权产品出口行为，也能够以未引起国内相关公众混淆为理由主张侵权抗辩，这不仅与《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第3条第1款关于“国家禁止侵犯知识产权的货物进出口”的规定相冲突，而且背离了出口被诉侵权产品纠纷案件一贯的侵权认定标准。鉴于涉外贴牌加工对贴牌商标的使用，会造成有关消费者以及与贴牌加工相关的包装、仓储、运输经营者对贴牌加工商品的来源产生混淆，并可能会抬高同类产品的贴牌加工费用，挤占国内商标权人的加工市场份额，损害国内商标权人的竞争利益，故应认定涉外贴牌加工行为仍然会导致相关公众混淆。
另外，关于“认定涉外贴牌加工不构成侵权符合我国现阶段的加工贸易国情和知识产权保护水准”的观点，笔者认为，其一，鼓励贴牌加工产业自创品牌、培育品牌竞争优势亦符合我国目前的贸易产业政策和知识产权保护政策；其二，诚然，加强知识产权保护“不是盲目提高保护水平，而是要以我国的国情和发展阶段为基础，适应我国经济社会发展客观需求，确定相应的保护尺度和界限。”但商标侵权成立要件系法律明确规定，并不属于裁量性条款，而“宽严适度”的司法政策应当在侵权责任的承担方面发挥导向功能；其三，商标法律制度的根本宗旨是保护商标专用权，在涉外贴牌加工案件中充分保护在我国注册使用的商标、而非在境外取得的商标，更加符合我国商标法律制度的立法宗旨。
第一个争论焦点，涉外贴牌加工行为是否构成商标使用。新商标法首次明确了“商标使用”的含义，即在第48条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”该规定最值得关注的地方就是在《商标法实施条例》（2002年施行）相关规定的基础上，增加了“用于识别商品来源”这一实质性要件，进一步明确了商标的标识功能。如参与商标法修改者所言，“按照本条的规定，商标使用是以识别商品来源为目的将商标用于商业活动的行为。如果不是以识别商品来源为目的使用商标，或者将商标用于非商业活动中，都不构成本法意义上的商标使用。”
关于涉外贴牌加工中所贴牌商标是否以识别商品来源为目的、进而构成商标使用，有观点认为，由于该商标在中国市场内不产生识别商品来源的作用，也就不能认定为商标使用行为。
笔者认为，首先，商标使用行为是一种客观行为，不应因为使用人的不同或处于不同的生产、流通环节而作不同的评价，即不应施行“双重标准”：不能对于国内贴牌加工主张构成商标使用，而对于涉外贴牌加工又否认构成商标使用；不能在国外定作方未在境外注册商标的情形下，主张构成商标使用，而又基于定作方已在境外注册商标，主张不构成商标使用。其次，贴牌加工中的商标具有识别商品来源的目的和功能，这与正当使用存在本质区别。正当使用，是指经营者为说明商品或服务的特征或属性，对他人注册商标中所包含的信息依法不经商标注册人许可而使用。
正当使用实质上是对他人商标中所包含的公共领域中的描述性信息的使用，自始不具有识别商品来源的目的，也未发挥产源标识的功能，因而不构成商标使用及商标侵权。而贴牌加工中对商标的使用与正当使用相比较，在商标使用目的、效果等方面均明显不同，不论是国内委托加工还是涉外贴牌加工，定作方与加工方的目的均系使贴牌商标发挥识别商品来源的功能。因此，“并未用于识别商品来源”可以作为正当使用抗辩的构成要件，但不能成为否定贴牌加工构成商标使用的理由。
综上，作为生产环节的贴牌行为应系典型的将商标用于商品上以识别商品来源的行为，属于商标使用。
第二个争论焦点，涉外贴牌加工行为是否会导致混淆。新商标法首次将混淆理论作为商标侵权判定标准，即第57条第（2）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的行为，属侵犯注册商标专用权。有观点认为，贴牌加工的产品完全出口，不会引起国内相关公众的混淆。
笔者认为，评判是否容易导致混淆的主体应为相关公众，即《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第8条所规定的“与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。”对于以商品出口为目的的涉外贴牌加工行为，亦应当以我国的有关消费者以及与产品的营销有密切联系的其他经营者作为相关公众，来评判涉外贴牌加工行为是否容易导致混淆，而不应当简单地以被诉侵权产品系以出口为目的，即否认造成混淆的可能性。否则对于缺少国外定作方的被诉侵权产品出口行为，也能够以未引起国内相关公众混淆为理由主张侵权抗辩，这不仅与《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第3条第1款关于“国家禁止侵犯知识产权的货物进出口”的规定相冲突，而且背离了出口被诉侵权产品纠纷案件一贯的侵权认定标准。鉴于涉外贴牌加工对贴牌商标的使用，会造成有关消费者以及与贴牌加工相关的包装、仓储、运输经营者对贴牌加工商品的来源产生混淆，并可能会抬高同类产品的贴牌加工费用，挤占国内商标权人的加工市场份额，损害国内商标权人的竞争利益，故应认定涉外贴牌加工行为仍然会导致相关公众混淆。
另外，关于“认定涉外贴牌加工不构成侵权符合我国现阶段的加工贸易国情和知识产权保护水准”的观点，笔者认为，其一，鼓励贴牌加工产业自创品牌、培育品牌竞争优势亦符合我国目前的贸易产业政策和知识产权保护政策；其二，诚然，加强知识产权保护“不是盲目提高保护水平，而是要以我国的国情和发展阶段为基础，适应我国经济社会发展客观需求，确定相应的保护尺度和界限。”但商标侵权成立要件系法律明确规定，并不属于裁量性条款，而“宽严适度”的司法政策应当在侵权责任的承担方面发挥导向功能；其三，商标法律制度的根本宗旨是保护商标专用权，在涉外贴牌加工案件中充分保护在我国注册使用的商标、而非在境外取得的商标，更加符合我国商标法律制度的立法宗旨。